EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE UNA MARCA A LA
COMERCIALIZACIÓN EN EL EEE DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
FUERA DE ÉSTE DEBE MANIFESTARSE CON CERTEZA, YA SEA EXPRESA O
TÁCITAMENTE.
NO EXISTE CONSENTIMIENTO SI SÓLO HAY UN SIMPLE SILENCIO DEL
TITULAR DE LA MARCA
A & G Imports Ltd adquirió productos de Davidoff, fabricados en el EEE, que habían sido
comercializados inicialmente en Singapur por Davidoff o con su consentimiento. A & G importó
dichos productos en la Comunidad (en el presente caso, el Reino Unido) y los puso en venta allí.
Estos productos sólo se distinguen de los otros productos de la marca Davidoff por la eliminación
u obliteración de los números identificativos.
Las sociedades Levi Strauss son titulares de las marcas "Levi's" y "501", que han sido registradas
en el Reino Unido, entre otros productos, para pantalones vaqueros.
Tesco y Costco adquirieron pantalones vaqueros Levi's 501 auténticos a operadores que los
importaban en la Comunidad de países que no pertenecen al EEE y los vendieron en el Reino
Unido. Levi Strauss se habían negado en todo momento a vender dichos pantalones vaqueros a
Tesco y a Costco.
Davidoff y Levi-Strauss presentaron demandas ante la High Court of Justice alegando que la
importación y la venta de dichos productos en la Comunidad violaban los derechos que les
confería el registro de sus marcas.
En los tres asuntos, tanto A & G Imports como Tesco y Costco invocan el agotamiento de los
derechos conferidos por la marca.
Según el Derecho comunitario, el principio de agotamiento que figura en la Directiva sobre
marcas prohíbe al titular de la marca invocar el derecho exclusivo que le confiere la marcacuando los productos que la llevan han sido comercializados en el EEE por el titular o con su
consentimiento.
Las cuestiones planteadas por la High Court of Justice al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas persiguen principalmente que se precisen las condiciones de dicho
agotamiento y, más concretamente, el concepto de "consentimiento". Su importancia ha llevado
a cinco gobiernos (alemán, francés, italiano, finlandés y sueco) a presentar observaciones.
El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, el efecto de la Directiva sobre marcas en
general. La Directiva, a juicio del Tribunal de Justicia, limita el agotamiento del derecho
conferido al titular de la marca únicamente a los casos en que los productos son comercializados
en el EEE y permite al titular comercializar sus productos fuera de esta zona sin que tal
comercialización agote sus derechos dentro del EEE. Además, el Tribunal de Justicia estima que
la Directiva, al precisar que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular a
oponerse a las importaciones de dichos productos efectuadas sin su consentimiento, permite al
titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados
con la marca.
El Tribunal de Justicia examina a continuación cómo debe manifestarse el consentimiento del
titular de la marca a la comercialización en el EEE: ¿el consentimiento debe ser expreso o
puede ser tácito?
El Tribunal de Justicia considera que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular
a su derecho exclusivo de prohibir a terceros importar productos designados con su marca,
constituye el elemento determinante de la extinción de este derecho. Según el Tribunal de
Justicia, le corresponde dar una interpretación uniforme al concepto de "consentimiento" para
la comercialización en el EEE con el fin de evitar que la protección de los titulares de las marcas
varíe en función del Derecho nacional de los Estados miembros.
Habida cuenta de la importancia de su efecto de extinción del derecho exclusivo del titular de la
marca, el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad
de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa
del consentimiento. No obstante, en determinados casos, puede resultar implícitamente de
elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización
fuera del EEE que revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho.
El Tribunal de Justicia examina por último la posibilidad de un consentimiento tácito resultante
de un simple silencio del titular de una marca
El Tribunal de Justicia afirma que el consentimiento debe expresarse positivamente y que los
elementos que han de tenerse en cuenta para inferir la existencia de un consentimiento tácito
deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo. Por
consiguiente, no corresponde al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento sino, al
contrario, incumbe al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba
correspondiente.
Un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de la marca. Además, un consentimiento tácito no puede resultar de que no se hayan impuesto reservas contractuales en la transmisión de la propiedad de los productos designados con la marca, de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE ni de que no se haya indicado en los productos la prohibición de comercialización en el EEE.
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