La controversia ha avuto origine dall'azione per violazione del diritto di marchio promossa dalla Philips contro la Remington. Quest'ultima ha quindi sollecitato l'annullamento del marchio registrato dalla Philips per il motivo che il segno ivi incorporato non aveva carattere distintivo. La Court of Appeal (England & Wales) ha adito la Corte di giustizia con riguardo all'interpretazione della direttiva in materia di marchi di impresa. Tale direttiva elenca, tra l'altro, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dei marchi.

Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva su tre aspetti.

1. Se esista una categoria di marchi la cui registrazione possa essere rifiutata in quanto non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese, anche se hanno un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso.

    La Corte ricorda che la direttiva fissa due condizioni affinché un segno possa costituire un marchio di impresa: occorre che, da un lato, esso possa essere riprodotto graficamente e che, dall'altro, sia adatto a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.

    Secondo la direttiva sono esclusi dalla registrazione, o possono essere dichiarati nulli, tra l'altro, i marchi di impresa privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni divenute di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio. Tuttavia tale regola è attenuata dal fatto cheun segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo che inizialmente non possedeva. E' dunque l'uso ad attribuire al segno il carattere distintivo, condizione della sua registrazione.

    Tuttavia la direttiva prevede anche il divieto di registrazione dei segni che non possono costituire un marchio. La Corte rileva che, con tale divieto, la direttiva mira ad escludere dalla registrazione i segni che non soddisfano la seconda condizione per la registrazione di un marchio.

    Ne consegue che soltanto i marchi aventi carattere distintivo per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto sono adatti a distinguere i prodotti cui si riferiscono dai prodotti di altre imprese e possono dunque essere registrati.

2. Se il fatto che il pubblico interessato associ la forma del prodotto ad un preciso fabbricante credendo che tutti i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo che ne permetterebbe allora la registrazione in quanto marchio.

    La Corte ricorda che il giudice nazionale, qualora ritenga che almeno una frazione significativa dei consumatori o del pubblico interessato identifica grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, deve in ogni caso concluderne che la condizione per la sua registrazione è soddisfatta. Tuttavia, conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte precisa che tali circostanze non possono essere dimostrate sulla base di dati generali ed astratti, ma devono tener conto dell'aspettativa di un consumatore medio della categoria dei prodotti in questione.

    Inoltre, l'identificazione del prodotto come proveniente da un'impresa determinata dev'essere effettuata grazie all'uso del marchio in quanto marchio.

3. Se sia possibile escludere un segno dalla registrazione qualora risulti che le caratteristiche essenziali della forma del prodotto sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, o, al contrario, se sia possibile accettare tale registrazione quando vi siano altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico.

    La Corte sottolinea che la direttiva enumera esaurientemente gli impedimenti alla registrazione dei segni relativi alla forma di un prodotto. Scopo di siffatti impedimenti è evitare che il diritto di marchio finisca per conferire al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche utilizzabili da parte di concorrenti. Pertanto, la direttiva è intesa a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e, quindi, a non impedire ai concorrenti di offrire un prodotto incorporante detta funzione, o, almeno, di scegliere una soluzione tecnica incorporante tale funzione. La norma comunitaria persegue dunque una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma di questo tipo possa essere liberamente utilizzata da tutti.

    Quanto all'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico che condurrebbe ad accettare la registrazione del segno, la Corte rileva che nessun elemento letterale della direttiva consente di raggiungere detta conclusione.

Avvertenza: Trattandosi di questioni pregiudiziali, spetta al giudice nazionale applicare al caso di specie l'interpretazione della legislazione comunitaria operata dalla Corte di giustizia.

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