Nel 1989 la società calcistica inglese Arsenal Football Club ha ottenuto che fossero registrati come marchi - per un'ampia categoria di prodotti - i termini «Arsenal» e «Arsenal Gunners» nonché gli emblemi del cannone e dello scudo. L'Arsenal concepisce e fornisce i propri prodotti, (come indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e calzature) o li fa fabbricare e fornire attraverso la sua rete di rivenditori autorizzati. Tale attività commerciale le procura considerevoli redditi.

Dal 1970 il sig. Reed vende souvenirs ed altri prodotti aventi origine dal calcio, quasi tutti recanti segni che fanno riferimento all'Arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC. Egli specifica alla clientela che non si tratta di prodotti ufficiali, mediante un cartello indicante in modo chiaro l'origine dei prodotti.

Addebitando al sig. Reed la vendita di prodotti che utilizzavano segni identici a quelli registrati, l'Arsenal FC ha promosso un'azione per danni e un procedimento per contraffazione di marchio.

La High Court of Justice ha respinto la domanda di risarcimento dei danni in quanto l'Arsenal non era stato in grado di dimostrare l'esistenza di una reale confusione da parte dei sostenitori tra i prodotti non ufficiali venduti dal sig. Reed e quelli provenienti dall'Arsenal FC.

Per quanto riguarda l'azione per contraffazione, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione del diritto comunitario dei marchi.

Si tratta nella fattispecie di sapere se il titolare di un marchio validamente registrato possa opporsi all'uso commerciale, da parte di un terzo, del suo marchio su prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato, qualora l'uso contestato non comprenda alcuna indicazione di origine dei prodotti.

L'altro problema consiste nel verificare in che misura il fatto che detto uso possa essere percepito dal pubblico come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio possa incidere sul diritto del titolare di opporsi all'uso illegittimo.

Nella sua sentenza, la Corte rammenta che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore la reale origine di un prodotto o di un servizio, consentendogli di distinguerlo, senza possibilità di confusione da quello di provenienza diversa.

Pertanto, il marchio svolge un ruolo essenziale nel sistema della concorrenza. Esso deve costituire la garanzia che, da un lato, tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa e che, dall'altro, a quest'ultima puó attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Orbene, tale garanzia di provenienza può essere garantita solo se il marchio è tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della sua posizione e della sua reputazione vendendo prodotti non originali.

Tuttavia, tale tutela è riservata ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare quella di garanzia di provenienza del prodotto.

Per i prodotti venduti dal sig. Reed non si può escludere un rischio di confusione da parte dei tifosi della squadra per quanto riguarda la provenienza dei prodotti. L'avvertenza figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo cui i prodotti non sono prodotti ufficiali, non garantisce l'assenza di confusione. Infatti, dal momento in cui i prodotti non ufficiali lasciano il chiosco in cui figura l'avvertenza, alcuni consumatori possono considerarli prodotti originali dell'Arsenal.

Di conseguenza, qualora si constati che un terzo fa uso commerciale di un segno identico a un marchio validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare può opporsi al suddetto uso. Non rileva il fatto che tale segno possa venire percepito dal pubblico come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

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