DE TOESTEMMING VAN DE MERKHOUDER VOOR HET IN DE EER
VERHANDELEN VAN WAREN DIE DAARBUITEN IN DE HANDEL ZIJN
GEBRACHT, ZIJNDE UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MOET MET
ZEKERHEID WORDEN UITGEDRUKT. DAT IS NIET HET GEVAL MET HET
ENKELE STILZWIJGEN VAN DE MERKHOUDER.
Zino Davidoff is houdster van twee merken "Cool Water" en "Davidoff Cool Water", die in het
Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor toiletartikelen en cosmetica. De betrokken
producten dragen identificatienummers en worden door Davidoff of voor haar rekening zowel
binnen de Europese Economische Ruimte (EER) als daarbuiten verkocht.
A & G Imports heeft voorraden producten gekocht, die oorspronkelijk door Davidoff of met haar
toestemming in Singapore op de markt waren gebracht. A & G heeft die voorraden in de
Gemeenschap (meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk) ingevoerd, waar zij is begonnen ze te
verkopen. Die producten verschillen van de andere producten van het merk Davidoff enkel door
het feit, dat de identificatienummers zijn verwijderd of uitgewist.
De vennootschappen Levi-Strauss zijn houdsters van de merken "Levi's" en "501", die in het
Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven, onder meer voor jeans.
Tesco en Costco hebben - authentieke - Levi's 501-jeans betrokken bij leveranciers die de jeans
vanuit landen buiten de EER in de Gemeenschap invoerden en hebben ze in het Verenigd
Koninkrijk verkocht. Levi Strauss had steeds geweigerd, aan Tesco en Costco dergelijke jeans
te verkopen.
Davidoff en Levi Strauss hebben bij de High Court of Justice beroepen ingesteld, op grond dat
de invoer en de verkoop van die waren in de Gemeenschap een inbreuk opleverden op de rechten
die zij aan de inschrijving van hun merken ontleenden.
In de drie zaken beroepen A & G Imports en Tesco zich op uitputting van de door het merk
verleende rechten.
Naar gemeenschapsrecht verbiedt het in de merkenrichtlijn neergelegde beginsel van de
uitputting de houder van het merk, zich op het aan dit merk verbonden uitsluitende recht teberoepen, wanneer de van het merk voorziene producten door de merkhouder of met zijn
toestemming in de Gemeenschap (hierna: "EER") in de handel zijn gebracht.
De door de High Court of Justice aan het Hof van Justitie gestelde vragen strekken hoofdzakelijk
tot precisering van de voorwaarden voor die uitputting en van het begrip "toestemming". Gezien
het belang ervan, hebben vijf regeringen (namelijk de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Finse
en de Zweedse regering) opmerkingen ingediend.
Het Hof herinnert allereerst aan de gevolgen van de richtlijn voor de merken in het algemeen.
Volgens het Hof beperkt de richtlijn de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht tot
de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en staat zij de merkhouder
toe, zijn waren buiten die zone in de handel te brengen, zonder dat dit de uitputting van zijn
rechten binnen de EER meebrengt. Bovendien is het Hof van oordeel dat de richtlijn, door te
preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht
van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te
verzetten, de merkhouder toestaat de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren
in de EER te controleren.
Vervolgens onderzoekt het Hof, hoe de toestemming van de merkhouder voor het verhandelen
in de EER kan worden uitgedrukt; moet de toestemming uitdrukkelijk zijn of mag zij impliciet
zijn?
Het Hof is van oordeel dat de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet
van zijn uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te
voeren, het beslissende element is voor de uitdoving van dat recht. Het staat dus aan het Hof,
een eenvormige uitlegging te geven van het begrip "toestemming" voor het in de EER in de
handel brengen, teneinde te voorkomen dat de bescherming verschilt naar gelang van het
nationale recht van de lidstaten.
Gezien het belangrijke gevolg dat de toestemming meebrengt, namelijk de uitdoving van het
uitsluitende recht van de houder van het merk, moet zij worden uitgedrukt op een manier waaruit
met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht. Deze wil blijkt normaliter uit een
uitdrukkelijke formulering van de toestemming. In bepaalde gevallen kan hij echter op
impliciete wijze voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het
buiten de EER in de handel brengen, waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder
afstand doet van zijn recht.
Ten slotte onderzoekt het Hof de mogelijkheid van een impliciete toestemming voortvloeiend uit
het enkele stilzwijgen van de merkhouder.
Het Hof stelt vast, dat de toestemming positief moet worden uitgedrukt; uit de elementen die in
aanmerking worden genomen om tot het bestaan van een impliciete toestemming te besluiten,
moet met zekerheid kunnen worden afgeleid dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn
uitsluitende recht te beroepen. Bijgevolg staat het niet aan de merkhouder, het ontbreken van
toestemming te bewijzen, maar integendeel aan de handelaar die zich op het bestaan van
toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren.
Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de
handel zijn gebracht, kan niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.
Bovendien kan een impliciete toestemming ook niet voortvloeien uit de omstandigheid dat de
eigendom van de van het merk voorziene waren zonder contractuele beperkingen is
overgedragen, uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het
verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het
verboden is ze in de EER in de handel te brengen.
Beschikbare talen: alle officiële talen. Voor de volledige tekst van het arrest kunt u vanaf ongeveer 15.00 u vandaag onze internetpagina www.curia.eu.int . raadplegen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw Zaïra Penders, tel. (352) 4303 3127,fax (352) 4303 3656. Beelden van de terechtzitting zijn beschikbaar op "Europe by Satellite" Europese Commissie , DG X, Audiovisuele dienst, L-2920 Luxemburg, tel. (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249, of B-1049 Brussel, tel (32) 2964106, fax (32) 2 2965956, of (32) 2 2301280 |