In 1966 ontwikkelde Philips een nieuw type elektrisch scheerapparaat met drie roterende scheerkoppen die zijn opgesteld als een gelijkzijdige driehoek. In 1985 ging zij overeenkomstig de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk over tot inschrijving van een merk bestaande in de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van dit scheerapparaat. Remington, een concurrent, is in 1995 in het Verenigd Koninkrijk gestart met de productie en verkoop van een scheerapparaat waarvan de configuratie lijkt op de door Philips gebruikte.

Het geding is ontstaan doordat Philips een vordering wegens inbreuk op haar merk tegen Remington heeft ingediend. Daarop heeft deze laatste nietigverklaring van het merk van Philips gevorderd op grond dat het teken waarop Philips zich beriep, geen onderscheidend vermogen had. De Court of Appeal (England & Wales) heeft het Hof van Justitie verzocht om uitlegging van de merkenrichtlijn. Deze richtlijn bepaalt onder meer de gronden voor weigering of nietigheid van merkinschrijvingen.

De nationale rechter verzoekt het Hof van Justitie inzonderheid om de richtlijn op drie punten uit te leggen.

1. Bestaat er een categorie van merken waarvan de inschrijving kan worden geweigerd op grond dat zij de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, ook al hebben deze merken onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt?

    Het Hof herinnert eraan dat volgens de richtlijn een teken een merk kan vormen onder twee voorwaarden: het teken moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en de waren van een onderneming kunnen onderscheiden.

    Overeenkomstig de richtlijn kan de inschrijving worden geweigerd van onder meer merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Deze regel wordt evenwel afgezwakt aangezien een teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door het gebruik ervan.

    De richtlijn verbiedt evenwel ook de inschrijving van tekens die geen merk kunnen vormen. Het Hof merkt op dat de richtlijn met dit verbod beoogt te verhinderen dat tekens die de tweede voorwaarde voor inschrijving van een merk niet vervullen, worden ingeschreven.

    Bijgevolg kunnen alleen merken die naar hun aard of door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben, de waren van de merkhouder van die van andere ondernemingen onderscheiden en dus worden ingeschreven.

2. Volstaat de omstandigheid dat het in aanmerking komende publiek de vorm van de waar met een bepaalde producent associeert en meent dat alle waren met deze vorm van die producent afkomstig zijn, om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen zodat het als merk kan worden ingeschreven?

    Het Hof herinnert eraan dat, indien de nationale rechter van mening is dat een aanzienlijk deel van de consumenten of van het in aanmerking komende publiek de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, hij daaraan de conclusie moet verbinden dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verkregen en dat dus aan de voorwaarde voor de inschrijving ervan is voldaan. In de lijn van zijn rechtspraak preciseert het Hof evenwel dat dergelijke omstandigheden niet op basis van algemene en abstracte gegevens kunnen worden vastgesteld, en dat daarentegen rekening moet worden gehouden met de perceptie van een gemiddelde consument van de betrokken categorie waren.

    Voorts moeten de consumenten de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk.

3. Kan de inschrijving van een teken worden geweigerd wanneer wordt aangetoond dat de wezenlijke kenmerken van de vorm van de waar uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, of is deze inschrijving daarentegen mogelijk wanneer er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen?

    Het Hof beklemtoont dat de richtlijn de weigeringsgronden inzake de vorm van een waar limitatief opsomt. Deze weigeringsgronden hebben tot doel te verhinderen dat het merkrecht de merkhouder een monopolie toekent op technische oplossingen die concurrenten zouden willen gebruiken. De richtlijn beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en dus mag de concurrenten niet worden belet, een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans een technische oplossing voor incorporatie van een dergelijke functie vrij te kiezen. De gemeenschapsbepaling streeft dus een doel van algemeen belang na, aangezien zij eist dat een dergelijke vorm door eenieder ongestoord kan worden gebruikt.

    Wat het bestaan van ander vormen betreft waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, waardoor het teken wel zou kunnen worden ingeschreven, oordeelt het Hof dat niets in de bewoordingen van de bepalingen van de richtlijn een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.

N.B.:    Aangezien het prejudiciële vragen betreft, is het aan de nationale rechter om de door het Hof van Justitie gegeven uitlegging van de communautaire wettelijke regeling toe te passen op de betrokken zaak.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. Deze persmededeling is beschikbaar in het Frans, Engels, Duits, Nederlands en het Italiaans. De volledige tekst van het arrest is te vinden op de internetpagina van het Hof www.curia.eu.int . heden vanaf ongeveer 15.00 uur. Voor nadere informatie wende men zich tot Zaïra Penders tel (352) 4303 3127 fax (352) 4303 3656